Продаж чужого товару під своєю ТМ

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: наше підприємство планує закуповувати автозапчастини з Туреччини і продавати їх в Україні під своєю торговельною маркою (ТМ нашого підприємства зареєстрована в Україні), продавці з Турреччини згодні і не заперечують проти цього. На ці поставки плануємо укласти договір поставки з окремо прописаними умовами щодо дозволу на продаж запчастин під нашою торговельною маркою.

Виникає питання, як бути з роялті. Фактично, ми ж беремо товар під іншою торговельною маркою і взагалі які податкові ризики від даної операції?

Додатково: від варіанту виготовлення запчастин на замовлення під нашою торговельною маркою в Туреччині відмовляються.

Відповідь:

В розумінні ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) ТМ – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Використанням ТМ визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет тощо.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТМ не поширюється на, зокрема використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот (ст. 16 Закону).

Це так званий «принцип вичерпання права». І суть його в тому, якщо виробник вводить автозапчастини в цивільний оборот (наприклад, укладає договір поставки), то він зазвичай не може заборонити іншому суб’єкту господарювання його наступний перепродаж під цією ж торговельною маркою. Відповідно він не може розраховувати і на роялті. А у Вас ще краща ситуація. Про використання турецької ТМ тут не йдеться, не виникає зобов’язань зі сплати роялті, як і податкових ризиків.

При цьому, законодавство не зобов’язує наносити ТМ на товар, який був виготовлений безпосередньо власником ТМ. А тому на відповідні автозапчастини можна наносити українську ТМ. А далі поширюйте собі спокійно продукцію, марковану власною ТМ.

Важливо лиш те, щоб в договорі було чітко відображено Ваше право на товар постачальника наносити свою ТМ, та те, що Ви жодним чином не використовуєте ТМ постачальника.

Наталія Брожко, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»