Роялті та реклама

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: неприбуткова організація, що є засновником ТОВ 1, передає в користування за договором  торговельну марку (знак) для використання у своїй діяльності.

ТОВ 1 укладає договір з ТОВ 2. Під час виконання договору ТОВ 1, крім  надання послуг реклами,  також надає  право використовувати торговельну марку (знак) неприбуткової організації. ТОВ 1 отримує кошти за рекламу (операція, що обкладається ПДВ) та роялті (за використання торгової марки).

Як у такому договорі правильно оцінити торговельну марку та чи є якась процедура по оцінці та обмеження по вартості?

Як у такому випадку краще зробити: розділити роялті та рекламу на два договори чи ні?

Відповідь:

            Відповідно до ч. 8 ст. 16 ст. Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки (далі – ТМ) на підставі ліцензійного договору.

Згідно зі ст. 1109 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) (в нашому випадку – ТМ) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Тобто для того, аби говорити про роялті для ТОВ 1, слід впевнитись у можливості укладення субліцензійного договору, яка має передбачатись ліцензійним договором.

За умови наявності такої можливості враховуємо, що у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Натомість, чинне законодавство не містить вимог щодо оцінки/обмеження по вартості розміру плати за використання ТМ. А тому сторони можуть оцінити таке використання і в кілька гривень.

Відомо, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції щодо виплати роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів (п. 196.1.6 ст. 196.1 ПКУ).

Пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розуміє роялті як будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

При цьому не вважаються роялті платежі, отримані, зокрема за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України (п. 196.1.6 ст. 196.1 ПКУ).

І наостанок: сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору (ч. 2 ст. 628 ЦКУ).

Це означає, що Ви можете і надалі працювати на підставі одного (змішаного) договору. Це вже як Вам зручніше. Головне в такому договорі «виокремити» ці послуги, аби не виникало зайвих питань у податківців з приводу ПДВ. Бо ж, як можна припустити, Ваші роялті все ж не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Наталія Брожко, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»